BREVETS : Quand déposer un opt-out ?

Une requête d’opt-out, permettant de soustraire un brevet européen à la compétence de la Juridiction unifiée du brevet (JUB), peut en principe être déposée dès la publication de la demande de brevet européen. Toutefois, conformément à l’article 83(3) de l’Accord relatif à la JUB, aucun opt-out ne peut être valablement enregistré lorsqu’une action a déjà été engagée devant la JUB.

Dans la pratique, certains titulaires préfèrent toutefois attendre l’émission de la notification au titre de la règle 71(3) CBE avant de déposer leur requête d’opt-out.

Cette stratégie pourrait néanmoins être remise en question à la lumière de la décision rendue par la Cour d’appel de la JUB le 21 septembre 2026 (UPC-CoA-90/2026).

Les faits

Dans cette affaire, une société a introduit devant la division centrale de Paris une action en constatation de non-contrefaçon concernant deux brevets européens, afin qu’il soit déclaré que ses activités ne relevaient pas du champ de protection de ces titres.

Au moment de l’introduction de l’action, aucun des deux brevets n’avait encore été délivré. Les notifications au titre de la règle 71(3) CBE n’ont en effet été émises que postérieurement.

Le titulaire a alors déposé des requêtes d’opt-out pour les deux brevets concernés et a soulevé, avant leur délivrance, une objection préliminaire visant à faire déclarer l’action irrecevable au motif que la JUB ne serait pas compétente pour connaître d’une action fondée sur de simples demandes de brevet.

Cette objection a été rejetée. Le juge rapporteur a notamment considéré qu’il suffisait que les brevets soient délivrés avant le dépôt du mémoire en défense  , ce qui était le cas en l’espèce.

Le titulaire a interjeté appel.

La décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a estimé que le fait que les brevets n’aient pas encore été délivrés au moment de l’introduction de l’action ne transformait pas celle-ci en action en constatation de non-contrefaçon portant sur des demandes de brevet.

Selon la Cour, la question centrale n’était donc pas de savoir si la JUB est compétente pour connaître d’actions relatives à des demandes de brevet, comme le soutenait le titulaire, mais plutôt si une action en constatation de non-contrefaçon d’un brevet peut être valablement introduite avant la délivrance de celui-ci.

La Cour a également rappelé qu’il s’agissait d’une question de recevabilité et non de compétence. Or, la règle 19 du règlement de procédure énumère limitativement les objections susceptibles d’être soulevées dans le cadre d’une objection préliminaire, sans inclure les questions de recevabilité.

La cour a dès lors conclu que la question de savoir si l’action en constatation de non-contrefaçon était recevable, soit parce qu’elle ne concernait pas le mode de réalisation visé dans la mise en demeure, soit parce qu’elle avait été introduite prématurément avant la délivrance du brevet, restait ouverte et devrait être tranchée au fond au cours de la procédure.

Par ailleurs, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, la Cour a considéré que l’introduction de l’action en constatation de non-contrefaçon rendait inopérants les opt-outs déposés postérieurement. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par le titulaire a été rejetée.

En conclusion

• La Cour d’appel n’a pas tranché la question de la recevabilité d’une action en constatation de non-contrefaçon introduite avant la délivrance du brevet concerné.
• En revanche, elle a considéré que cette question ne peut être examinée dans le cadre d’une objection préliminaire.
• Il en résulte un risque pratique non négligeable : une action en constatation de non-contrefaçon introduite avant la délivrance d’un brevet est susceptible d’être considérée comme une « action engagée devant la JUB » au sens de l’article 83(3) de l’Accord JUB, rendant ainsi inopérant tout opt-out déposé ultérieurement, même si la recevabilité de cette action n’a pas encore été tranchée au fond.

Principale conséquence pratique

Cette décision plaide en faveur d’un dépôt anticipé de l’opt-out, sans attendre l’émission de la notification selon la règle 71(3) CBE. À défaut, un tiers pourrait introduire une action devant la JUB avant la délivrance du brevet et ainsi priver le titulaire de la possibilité de soustraire ultérieurement celui-ci à la compétence de la juridiction unifiée.